未提美國商標法第 8 條之使用宣誓 8 條之使用宣誓 ≠ 放棄商標之意思表示放棄商標之意思表示
文 / 國外部 Avril Chang 編譯
美國商標制度採行使用主義，向美國專利商標局(USPTO)申請註冊商標必須提出與該商標相關的“使用證據”。也就是說，若一商標在提出申請時尚未開始使用，則須在收到核准通知後六個月內提出該商標使用於美國商業用途的相關證據與使用聲明書，始能取得商標證書。除了取得證書，申請人 ( 此時稱商標權人 ) 應在商標註冊日起算第5～6年間提出使用宣誓，並主張美國商標法第8條 ( 五年內持續使用 ) 及第15條( 註冊滿五年之不可對抗性 ) 來取得第6-10年的商標權。
換句話說，當一個註冊商標經歷了上述第8條與第15條程序後，便取得一種不可對抗的商標權利。但是如果商標權人沒有在註冊後第5～6年間提出使用宣誓呢？
重要判例 - 案情簡介
【THE CRASH DUMMY MOVIE, LLC v. MATTEL, INC.（CAFC 2009-1239, April 16, 2010）】
玩具商Mattel於1991年註冊了「CRASH DUMMIES」商標於遊戲與玩具商品，其後並無依據規定提交使用宣誓，致使USPTO於2000年12月29日撤銷該商標。2003年3月31日，Crash Dummy Movie, LLC ( CDM )針對「CRASH DUMMIES」商標提出意圖使用申請案，要求註冊於遊戲與玩具商品。Mattel依據普通法以及不放棄「CRASH DUMMIES」商標之意思表示主張優先權，成功異議CDM申請案。
美國商標審理與上訴委員會（TTAB）查出「CRASH DUMMIES」商標係依據三年不使用而遭撤銷之表面放棄聲明。但是Mattel在1995年12月31日到2003年12月間確實有銷售「CRASH DUMMIES」商標玩具的事實。
同時TTAB主張Mattel提出中止商標的合理原因，以及中止商標使用條件情形解除時可合理預知的未來繼續使用之意圖，反駁其放棄依據普通法之商標權利之推定。
美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）同意TTAB的判決並且依據以下因素確認其判決基礎：
- 1998年Mattel與KB Toys公司針對CRASH DUMMIES玩具之獨家零售展開協商。由於Mattel當時考量到讓KB Toys公司成為獨家銷售商可獲得的相對價值以及改裝Tyco產品線來符合Mattel安全標準必須投入的高額成本。
- 按照常理推斷，除非Mattel有意在未來使用CRASH DUMMIES商標，不然當時不會向專利局登錄Tyco的商標轉讓書。
- Mattel在2000~2003年投入的研究與發展表明了其繼續使用商標的意圖，這項實質證據支持了TTAB的判決。
綜上所述，CAFC認為Mattel沒有依據第8條即時提出使用宣誓之事實並不等於Mattel放棄繼續使用商標之意思表示。由此推知，本案確實支持了依普通法建立不放棄商標之意思表示。