亞律國際專利商標聯合事務所

寄發智慧財產權警告函之注意事項

公平交易法規定

警告函定義

所謂「警告函」，係依現行《公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則》第2條規定，是指警告函、敬告函、律師函、公開信、廣告啟事或其他足使其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人知悉之書面。

警告函的態樣

其包括有：
a.對侵權者之警告：智慧財產權利人對於可能侵權者本身之警告函，目的在讓對方有所警惕或前來協商授權、和解，若對方不停止侵權行為亦協商或不授權，未來提起侵權訴訟時，則可依據警告函舉證對方實屬故意或過失，若為專利侵權且行為屬故意者，更能依據專利法請求損害額之三倍。
b.侵權者交易對象之警告：警告函發給侵權製造商之交易對象，如經銷商、通路商、量販店或大賣場，其受信者難免有心理壓力，且若無法確定商品是否侵害他人智慧財產權，以及避免日後的法律責任，即有可能將商品下架、退貨，致使製造商無法出貨而蒙受金錢上之損失。
c.將警告內容公開：其公開之方法包括刊登廣告、向媒體發表、登載於公司網站首頁等。然而此種方法常在侵權結果未判決前，讓競爭對手產生商譽上之損失。

正當行為

依前開處理原則第3條規定，事業寄發「警告函」之前，若能踐行下列程序，則屬行使權利之正當行為。

a.經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。
b.經著作權審議及調解委員會調解認定確屬著作權受侵害者。
c.將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。

假如事業無法進行排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。

前述a、b點因已取得法院或公正機構之侵權認定之再發警告函自屬正當，但實務上由於警告函通常於爭訟之前，故此種情況較少見，而c點則由透過專業機構鑑定，取得鑑定報告，即可認為係屬正當行為，例如專利鑑定報告。　

另外，處理原則第4條規定，事業如踐行發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害，或是於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實，亦屬行使權利之正當行為。

事實上常見的是，事業於警告函當中未具體載明專利權明確內容與範圍，如是侵權者是文義侵害或是均等侵害，侵害專利權那幾項申請專利範圍等，更甚者侵害專利權之事實未經相關單位認定，或是向競爭對手的經銷商、客戶或不特定的潛在客戶散佈侵權消息，該等行為均不符合正當行使權利的規定。

法律效果

事業未踐行前揭第3點或第4點規定之先行程序，逕發警告函，且為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為者，構成公平交易法第25條之違反。

如果事業雖踐行第四點規定之先行程序而發警告函，但內容涉有限制競爭或不公平競爭情事者，公平會仍可依具體個案判斷，並檢視有無違反公平交易法之規定。

專利法的特殊規定

專利法第116條明文規定，「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」其立法理由為：「一、由於新型專利採形式審查，未對是否合於專利要件進行實體審查，即賦予專利權，為防止權利人濫發警告函，新型專利權利人進行警告時，有提示新型專利技術報告作為客觀判斷資料之必要，惟其並非提起訴訟之前提要件。二、為彰顯新型專利技術報告在行使新型專利權時之重要性，爰明定權利人如未提示新型專利技術報告，不得進行警告，以資明確。」　　

準此，若新型專利權人於寄發警告函時未檢附新型技術報告，雖仍得提起專利侵權訴訟，然在公平競爭秩序之維護上，其行為內容應注意有無涉及欺罔且影響交易秩序。

另外，專利法未針對專利權人未提示技術報告書，即發函警告他人之相關規定，但從智慧財產法院100年度民專上字第33號判決可得而知，專利權人發函警告他人侵害權利權，未提示技術報告書，且該專利有得撤銷之事由時，若警告函內據實敘明專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事實，且無違反公平交易法各項禁止規定之情事，即無須負侵權行為損賠責任。

結語

綜上所述，智慧財產權受到侵害之虞時，應先向可能侵害之製造商、進口商或代理商「排除侵害通知」，並說明權利內容、範圍以及侵害的具體事實後，但並不以檢附完整鑑定報告，或是新型專利技術報告書為必要，惟仍須於函中載明使受信者足以合理判斷其鑑定結果有侵害之事實，始能寄發「警告函」，避免因不慎而違反《公平交易法》第25條的規定。