亞律國際專利商標聯合事務所

衍生問題-同性質商品或服務的認定標準

(一) 同性質商品

1. 如前所述，實務上，如他人以商標法第63條第1項第2款「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年」作為理由，向智慧財產局申請廢止，則商標權人必須分別提出於各該商品或服務類別有使用註冊商標之使用證據，亦即廢止申請人如表明所欲廢止的註冊商標未使用於其所指定的10種商品或服務，則「理論上」商標權人為避免商標註冊被廢止就必須分別提出商標使用於各該10種商品或服務的使用證據，如有部分商品或服務項目未能提出使用證據，即有可能遭到部分廢止的處分(商標法第63條第4項)。
2. 對此，實務上一般均肯認商標權人所檢送之使用證據，可作為「同性質」商品或服務的使用證據，譬如：商標權人提出其商標有使用於「濕紙巾」商品的使用證據，因「濕紙巾」與「面紙」、「紙巾」、「衛生紙」、「化?紙」、「餐巾紙」等項目屬於「同性質」之商品，所以因此可以認定商標權人有使用商標於「面紙」、「紙巾」、「衛生紙」、「化?紙」、「餐巾紙」等商品項目的事實。如此，即相當程度的緩和了商標權人提出使用證據的繁瑣及困難，與解釋上亦未失其合理性。
3. 然而，如此操作主要的問題在於，所謂「同性質」商品或服務應的判斷標準是什麼？哪些商品或服務項目屬於同性質產品？由於「同性質」此一用語具有相當之不確定性，於實務的解釋上亦常有爭議，故具體判斷標準就非常有探究的實益!

(二) 第一種見解-參考智慧財產局商品或服務分類

1. 實務見解於上開維權使用的脈絡下，判斷數項商品或服務是否屬於「同性質」，有以智慧財產局商品或服務分類參考資料為主要參酌依據者，諸如智慧財產法院106年度行商訴字第63號判決表示：「按參加人已檢送部分具體商品/ 服務之使用證據，與之同性質之其他商品/ 服務雖未檢送，亦可認為有使用。而所謂『同性質』之商品/ 服務，可參考原處分機關商品或服務分類6 碼之商品/ 服務（組群未分類至6 碼者，以4 碼為準），6 碼商品/ 服務組群項下之商品/ 服務名稱，原則上認定為性質相同。(中略)…經查，參加人於申請廢止日（104 年5 月25日）前3 年內有基於行銷目的，將系爭商標使用於『手機、電話、行動電話電池、行動電話』之部分商品一節，業如前述，又系爭商標指定使用於『電話機、電話答錄機、電話對講機、汽車電話機、電視遙控會談裝置、傳真機、行動電話護套、行動電話車用免持聽筒、行動電話免持聽筒、視訊會議裝置』等商品，與『行動電話電池』、『行動電話機』同屬被告編印之『商品及服務分類暨相互檢索參考資料』中之第0938組群，具有共同或關聯之處，應屬性質相近之商品，揆諸前揭說明，參加人於本件申請廢止日（104 年5 月25日）前3 年內，除將系爭商標使用於『手機、電話、行動電話電池、行動電話』等部分商品外，亦可認定有使用於與『手機、電話、行動電話電池、行動電話』商品為性質相當商品之事實。」
2. 另如，智慧財產法院104年度行商訴字第129號判決亦表示：「而所謂『同性質』之商品∕服務，可參考原處分機關商品或服務分類6 碼之商品∕服務，6 碼商品∕服務組群項下之商品∕服務名稱，原則上認定為性質相同。亦即，商標權人應提出具體商品∕服務之證據，以證明其使用，惟所提出之證據亦可作為『同性質』商品∕服務之使用證據，而商品∕服務間是否具相同性質，得以商品∕服務之分類組群作為判斷之 基礎。經查，依參加人所提出之上開使用證據，堪認其有使用系爭商標於濕紙巾、紙尿褲、紙尿片等商品之事實，已如前述。又系爭商標指定使用之『面紙、紙巾、衛生紙、化?紙、餐巾紙、馬桶衛生墊紙』商品與濕紙巾商品同被告編印之商品及服務分類暨相互檢索參考資料所載第160201小類組，其性質相當，揆諸前揭說明，本件自亦堪認參加人於本件申請廢止日前3年內有使用系爭商標於『面紙、紙巾、衛生紙、化?紙、餐巾紙、馬桶衛生墊紙』商品之事實。」
3. 由上述二個智慧財產法院見解可知，實務上對於「同性質」商品或服務的判斷，常見直接參酌智慧財產局商品或服務分類參考資料者，如果同在6碼商品或服務組群項下的商品或服務，原則上即認定為性質相同(諸如010101工業用化學品、科學用化學品項下之「工業用酵素」、「工業用牛奶發酵劑」、「液晶」、「工業用奈米粉」、「防腐劑」等會原則上被認定為性質相同)，此種見解的優點在於明確性高，足以事前減少認定上的歧異，具有相當之法律安定性；而一體兩面上的缺點就是特定情況下可能流於僵化，與社會通念未必相符，而諸如前述提及之「智慧財產法院104年度行商訴字第129號行政判決」本身固未經上訴至最高行政法院，但另案最高行政法院106年度判字第163號判決則於回應該案上訴人時表示：「上訴意旨所引之原審法院104年度行商訴字第129號行政判決謂：商品或服務間是否具相同性質，得以商品或服務之分類組群作為判斷之基礎云云，顯屬單一判決見解，而非可採。」似對此種見解持高度保留意見。

(三) 第二種見解-充分考量各因素後為判斷

1. 實務見解於判斷數項商品或服務是否「同性質」，也有採取抽象、個案式判斷的見解，且不乏直接否定僵化以智慧財產局商品或服務分類參考資料編碼作為單一判斷標準者。諸如前述之最高行政法院106年度判字第163號判決表示：「商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用，商品或服務類似與否之認定，尚非絕對受該分類之限制，是以商標法第19條第6項規定：『類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制。』判斷混淆誤認之虞因素之一的『類似』商品或服務，已不受商品或服務分類限制，則更不可依據商品或服務分類為標準，認定實際使用的商品或服務範圍是否與註冊指定的商品或服務相符合。」
2. 而最高行政法院106年度判字第163號判決亦提出具體判斷因素，並揭示具體標準：「...判斷標準應就商標實際使用時，二者商品或服務之內容、專業技術、用途、功能等等是否相同，在商業交易習慣上，一般公眾能否認定係相同商品或服務而定。另商品或服務係同類或同群組之總括概念，或類似商品或服務本質的總括概念者上位概念，而相對於上位概念之下位概念則為具體商品或服務，若使用具體下位概念商品或服務者，應認定使用於概括之上位概念商品或服務，但反之不得認係使用。如以上開該注意事項所舉例而言，化妝品為上位商品，粉餅則為下位具體商品，使用粉餅，得認定為使用於註冊之化妝品。又銀行服務為上位服務，而使用於具體之信用卡發行服務，則得認定為使用。」
3. 另如智慧財產法院行政103年度行商訴字第28號判決認為：「按『商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標。』，商標法第64條設有規定，是就商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，如依社會通念不失其同一性，法律仍認係商標之使用，就商品之分類亦可採社會通念判斷其是否具有同一性。本件為商品類別之爭議，依被告在前述商品類別之進化過程，可看出『磁性資料載體、光學資料載體』商品如載有電腦程式或電腦軟體，依我國一般社會通念及市場交易情況，消費者不至於認屬空白之『磁性資料載體、光學資料載體』商品。因之，被告將此分類在『電腦程式、電腦軟體』商品相同之091701小組群中。因之，參加人使用之電腦軟體商品，與其指定使用之『錄有電腦程式之磁性資料載體、錄有電腦程式之光學資料載體商品』性質相當。」該見解雖亦參酌智慧財產局所編列之商品及服務分類資料，但最終仍以社會通念及消費者認知為其判斷基礎，認定「電腦軟體、電腦程式」與「錄有電腦程式之磁性資料載體、錄有電腦程式之光學資料載體」二者為同性質商品。
4. 上述法律見解亦為最高行政法院104年度判字第429號判決所支持，並表示：「惟按認定商標實際使用之商品是否與原註冊指定使用之商品一致，應依社會通念，就二商品之用途、功能及目的是否相同加以判斷，如二商品具有上下位、包含、重疊或相當之關係者，亦得認為其商標實際使用之商品與其指定使用之商品符合。而電腦程式或電腦軟體均非有形存在，而係一系列指示電腦動作的指令、電腦資料之組合，必須存在於電腦、網路或其他載體中，故『電腦程式或電腦軟體』商品，與『錄有電腦程式之磁性資料載體及錄有電腦程式之光學資料載體』等商品，係為達同一目的而存在於電腦、同一商品。觀諸坊間輸入法軟體商品多以盒裝版或下載版方式販售，前者多以販售錄有輸入法軟體之磁片或光碟片之方式為之，此即所稱『錄有電腦程式之磁性資料載體或錄有電腦程式之光學資料載體』商品；後者係消費者透過網際網路購買，自業者儲存該輸入法軟體之載點下載檔案，並透過電子郵件取得授權碼後開始使用。而一般消費者之購買輸入法軟體之需求，僅為使用該軟體以完成工作，對消費者而言下載版與實體版並沒有明顯之區別。故使用系爭商標於下載版軟體，應與使用於實體版軟體實質上相當。」

(四) 結論

1. 綜上所述，由於「商標」須透過「使用」始能與所指定的商品或服務產生聯結，並發揮其表彰商品或服務來源之功能，故我國雖採註冊主義，不以商標已使用為註冊之條件，但仍於商標法63條第1項第2款設置相關廢止事由，變相要求商標權人必須透過維權使用來保有其商標權。而商標權人向廢止審查機關提出使用證據時，依司法院座談會研討結果可知，不但廢止申請人應表明所欲廢止的商標指定使用於何種商品或服務，商標權人亦應就廢止申請人所表明的商品或服務項目分別提出使用證據，以避免遭到全部或部分廢止，此時，實務上商標權人所提出之使用證據，即可作為「同性質」商品或服務的使用證據，某程度上簡省了商標權人舉證之繁難。
2. 然而，上述所謂「同性質」商品或服務之判斷標準，目前實務上常見以商標專責機關智慧財產局商品及服務分類的組群項目做為判斷基準，此固具有明確判斷依據，有法律安定性較高之優點；但現行最高行政法院的見解似乎均認為仍應參酌社會通念及各項考量因素為個案認定較妥，而對於僵化適用商標及服務分類之看法持保留意見，相反的，此種著重個案具體因素審查的見解，固然較符合商標法要求商標人「維權使用」之立法目的，亦不至於使「同性質」之解釋流於僵化，但仍有欠缺法律安定性及裁判可預見性之缺點。
3. 是以，本文認為，對於商標維權使用的脈絡下，「同性質」商品或服務的認定，似可先以智慧財產局商品及服務分類作為初步、原則性判斷的基礎，再透過實務見解所累積之判斷標準(即各項因素考量)於個案上進行調整，並於累積案例之同時，透過各項案例蒐集甚至用編纂註釋書的方式來加強此項解釋的法律安定性，或為取得兩全之可行方案。