亞律國際專利商標聯合事務所

美國商標申請實務—申請基礎

已在市場上實際使用1(a) Actual Use in Commerce

若申請人以已實際使用為申請基礎，申請人需要在提交申請時一併提交商標已經在美國使用的證明，如帶有商標的商品實物圖。
 

意圖使用1(b)Intent to Use

若申請商標當時，申請人尚未使用該商標，則應以Intent to Use意圖使用為申請基礎，申請人在提交商標申請時，並不需要提交商標已經在美國使用的證明，但在收到USPTO所發出的商標核准通知（Notice of Allowance）之後，申請人必須在6個月的時間內提交該商標的使用宣誓及使用證據圖片(即Statement of Use)。

若無法在6個月之內提交使用宣誓及使用證據圖片，可以申請延期。每次延期可獲得半年的時間，最多可延期五次，總共3年的時間。倘若在這3年內申請人都無法提供使用宣誓及使用證據，該商標申請將被商標局取消。
 

外國申請案（主張優先權）44(d) Foreign Application

依國際商標協定，台灣係基於WTO會員相互承認優先權，台灣申請人在台灣已提交了商標申請（還尚未獲得註冊），在該申請提交的六個月之內，可依44(d) Foreign Application外國申請案為申請基礎，並主張優先權使美國申請的日期與台灣申請日期相同。以44(d)作為申請基礎並享有優先權之申請人需要符合以下條件：

1. 美國的申請必須在台灣商標申請提交後的6個月內提交；
2. 在提交美國的申請時必須明確國外商標申請的提交日期、序列號以及國家；
3. 申請人有真實的在美國使用該商標的意圖。

以44(d)為申請基礎之美國申請案，在申請過程中仍需要選擇依1(a),1(b)或者44(e)作為申請基礎。一旦以44(d)遞交的申請被商標局審查並通過後，商標局會發出暫停審理通知（Suspension　Notice），並要求申請人提交台灣申請的英文註冊證書，或商標註冊證英譯本。屆時如果申請人的台灣商標申請案未能獲准註冊，該美國的申請則需要變更為依1(a)或1(b)為申請基礎，這代表申請人無法使用原先的44(d)國外申請作為申請基礎，需要額外提交使用宣誓及使用證據圖片，以證明該商標在美國的使用。

以44(d)做為申請基礎的美國商標申請案，其商標類別及指定商品不得超出台灣商標申請案的範圍。例如，台灣商標申請為指定第25類（衣服），而美國的申請案指定為第25類（衣服）及第18類（皮件），那麼第25類可以以44(d)作為申請基礎，第18類必須額外聲明申請基礎是1(a)還是1(b)。
 

外國註冊案44(e) Foreign Registration

如果申請人在台灣申請的商標已獲得註冊，可隨時在美國提交申請並以44(e) Foreign Registration為申請基礎，但需符合下列條件：

1. 申請人必須提供真實有效的台灣商標英文註冊證書複本，或商標註冊證英譯本；
2. 申請人需書面承諾具有在美國真實使用該商標的意圖；
3. 申請人獲得商標註冊的原屬國必須與美國同為國際商標協定成員國。關於本項規定基於台美均為WTO會員，故可適用。
4. 以44(e)為申請基礎的優點是申請人不需要提交其使用宣誓及在美國使用的證據。跟44(d)相同，美國申請案所涵蓋的商品或服務類別及指定商品必須與台灣商標註冊證書上所涵蓋的類別及商品一致² 。

國際商標註冊案66(a) International Registration

66(a)是針對已經獲得WIPO世界智慧財產權組織核准的國際商標註冊(International Registration)，若該商標想要延伸到美國，可使用66(a)作為申請基礎。跟44(e)申請基礎類似，擁有國際註冊的申請人亦不必提交其在美國使用商標的證據。³ 本項所指之國際商標註冊係指馬德里協定(Madrid Agreement)，以巴黎公約的締約國為主，台灣雖非會員國，但我國國民於會員國內有住、居所及事實上營業所的人，亦得以在該會員國的有效申請案，作為國際註冊之基礎。目前國人大多以中國商標申請案為進入馬德里國家階段的原申請案。

但要注意的是國際商標註冊5年內具有從屬性，原註冊案若有撤銷、無效事由，則國際註冊亦隨之消滅。5年之後，國際註冊效力則須依各國國內法規規定始可主張⁴ 。