從「小南門及圖」一案觀逾越註冊商標指定使用商品/服務之使用行為是否構成侵害他人之商標權
文/陳韻如 商標專員
一、事實背景
原告寰宇麵食館有限公司所有之註冊第00086392號、註冊第00789633號及註冊第01137324號商標（下合併簡稱系爭商標）與被告小南門食品有限公司、小南門餐飲有限公司所有之註冊第00910408號商標（下簡稱408號商標）構成近似，而408號商標僅指定使用於第29類豆花商品，被告卻基於行銷目的以商標圖樣中之「小南門」文字提供各式餅類、餃類、湯包、各式飯麵商品及湯品、熱炒菜餚之商品（下簡稱系爭商品），原告迺以被告逾越其商標指定使用商品，而侵害系爭商標之故，向被告提起侵權行為損害賠償之訴。
二、 智慧財產法院107年度民商訴字第18號民事判決
（一）被告在系爭商品上使用408號商標，是否有構成侵害商標權之行為，法院認為應先判斷兩造商標是否構成近似，及指定使用之商品或服務是否類似* ：
✱商標法第68條第3款：「未經商標權人同意，為行銷目的於類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，為侵害商標權。」
- 按系爭商標圖形部分為舊城樓外型，具有傳統燕尾脊屋頂及城門等特徵，結合「小南門」中文字。而408號商標則係由一橢圓框內以「南」字設計之城門圖樣及右側小南門中文字組成，該城門圖樣雖經過抽象化設計，惟仍具有相同之燕尾脊屋頂及城門等顯著特徵。故二商標相較，雖於城門圖樣設計及「小南門」之字體上有些微差異，然由整體觀之，予人之寓目印象極為相仿，讀音及觀念亦相同，因而構成高度近似之商標。
- 又按註冊第00789633號及註冊第01137324號之系爭商標指定使用於第30類之便當、飯盒、麵條、乾麵、牛肉麵、冷凍水餃等商品與系爭商品相較，二者商品原料、用途、功能大致相當，且經常來自相同產製者。而註冊第00086392號之系爭商標指定使用於第42類之餐廳、冰果店、飲食店、冷熱飲料店、小吃店、餐飲店服務，與系爭商品相較，因二商標所提供商品、服務之場所及行銷管道有所關聯，商品產製與服務提供者有共同性，買受人與服務對象亦相重疊，故系爭商品與系爭商標指定之商品或服務間應存在高度類似關係。
- 被告雖有抗辯商標圖樣中「小南門」字樣僅係在表彰位於臺北市延平南路與愛國西路交會路口圓環上知名「小南門城」，因此不具識別性，故在判斷商標是否近似時，應排除「小南門」字樣，僅就兩造商標之城門圖樣去判斷。按一般單純由描述所指定商品或服務的產地名稱或標識所構成之商標，如未於市場上長期大量使用，確實通常不具識別性，惟該地名是否不具識別性，尚應考量其與指定使用之商品/服務間，有無表示製造地、生產地、來源地，或服務的提供地等不具識別性之情事，來加以判斷。準此，系爭商標之小南門或其相應之「小南門城」與指定使用於餐廳、小吃店等服務或便當、乾麵等商品並不具關連性，一般消費者亦不會將小南門與餐廳、小吃等商品/服務類別作一聯想，故系爭商標圖樣中之「小南門」屬地理名稱的任意使用，因而具有高度識別性。因此在判斷商標是否近似時，仍應將「小南門」字樣與城門圖樣一併觀之。
- 又被告雖再抗辯，其於提供餐飲服務時所實際使用之商標態樣與經註冊之408號商標並不相同，故與系爭商標並不構成近似。惟查，被告於實際使用時雖另有搭配「點心世界」或「傳統豆花」等字，但該等字樣僅係表明所販售產品之類型，屬描述性標識，亦欠缺識別性，故消費者之寓目印象，仍會在408號商標上。
（二）智慧財產法院認定被告確實有侵害系爭商標權之過失
按408號商標僅指定使用於豆花商品，卻逾越指定之商品而使用於系爭商品上，又因408號商標與系爭商標整體構成高度近似，以及二商標所指定/提供之商品/服務高度類似，恐致消費者產生混淆誤認。再者，被告欲跨類使用時，本自應就其是否有侵害他人之商標作最低限度的查證，反之，則難謂無過失。是以，被告使用近似系爭商標之408號商標於類似之商品或服務，即有侵害系爭商標之過失。
三、結論
隨著社會科技的進步，智慧財產權受到越來越多人的重視，因智慧財產除係無形的資產外，亦可能為智慧財產權人帶來可觀的收益，故若他人稍有侵害，恐致生智慧財產權人偌大損失。是以，商標權人在商標使用上，應確實遵行商標法規定，切勿擅自使用於未指定之商品/服務類別，以免有侵害他人商標權之虞而遭高額求償（如本件原告即向被告請求高達6,984萬元之損害賠償，後經法院審酌減至127萬餘元）；又按商標權人於取得商標註冊許可後，已取得排他之專用權* ，故若發現所有之註冊商標有遭他人侵害者，亦應積極向該他人請求除去或防止之，以免嗣後造成經濟效益上之損失擴大。
✱商標法第35條第1項：「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。」